作者：林偉峰 國際部

導 讀

本文将根據美國判例法，參考一些司法判例和解釋，探讨美國外觀設計專利侵權的判定。

在美國，外觀設計專利與發明專利、植物新品種構成标準的三大專利類型，其中外觀設計是保護産品的獨特的裝飾性特征的專利。對外觀設計專利的侵權，是指公司或者個人侵犯了一件外觀設計專利所保護的産品的裝飾性特征，侵權行為的界定與美國專利法中35 USC 271規定的一緻，即直接侵權和間接侵權，其中間接侵權細分為誘導侵權和聯合侵權。但是，對于如何判定外觀侵權，35 USC 271沒有明确說明。本文将根據美國判例法，參考一些司法判例和解釋，探讨美國外觀設計專利侵權的判定。

事實上，美國外觀設計專利侵權的判定的準則并非從一而終恒久不變的，在曆史上，曾有若幹著名的案例，對外觀侵權判定産生了深遠影響，甚至改變了外觀侵權判定的準則。

“普通觀察者”判定法

确定侵犯美國外觀設計專利（以下簡稱外觀專利）的傳統标準已存在多年，美國最高法院在Gorham Co.訴White, 第81 U.S. 511（1872）号案中的判決對此作了規定。

以普通觀察者的視角，給予作為一名購買者的同樣的注意力來觀察一件被訴産品，如果外觀專利設計（即受專利保護的外觀設計，以下簡稱外觀設計）和該被訴産品基本上相同，即其相似度足以欺騙該普通觀察者或使他混淆，以誘使他購買該被訴産品而誤認為是外觀設計的産品，則該被訴産品構成對外觀專利的侵權。

“新穎點”判定法

随後，聯邦巡回法院Litton Systems, Inc.訴Whirlpool Corp. 第728 F.2d 1423 (Fed. Cir. 1984)号案的判決中闡述了一項專門的外觀專利侵權兩步判定法：

“無論兩件産品看起來有多相似，被訴産品都必須在專利産品中體現出與現有産品不同的新穎性，這樣一項外觀專利才視為被侵犯”。

也就是說，為了識别侵權，法院通過普通觀察者的視角來比較兩個産品的相似性時，還須将該相似性歸因于專利産品的區别于現有技術區的新穎點”。

因此，這種判定方式也被稱為“新穎點”判定法，其判斷侵犯外觀專利的依據是：

1.以普通觀察者的視角，觀察外觀設計和被訴産品是否“基本相同”，而該相似性是否誘使他購買了以為是外觀專利産品的被訴産品；

2.被訴産品是否具備外觀設計中的區别于現有技術的“新穎點”。

“普通觀察者 現有技術”判定法

然而，“新穎點”判定法在2008年9月22日的一個法院決定中被聯邦巡回法院放棄了。

在Egyptian Goddess, Inc.訴Swisa, Inc., 第543 F.3d 665, 678 (Fed. Cir. 2008)号案中，聯邦巡回法院認為，“新穎點”判定法不應再用于主張外觀專利權的分析。聯邦巡回法院認為，“普通觀察者”判定法應是确定外觀設計專利是否受到侵犯的唯一判定。

根據該判定，除非被告的産品“呈現”或“高仿”了該外觀專利的設計，否則不會構成侵權。

這裡的普通觀察者，與中國的外觀專利侵權判定中所假想的一般消費者有所不同，普通觀察者應熟知現有的設計（可視為用于評價外觀專利新穎性的現有技術）。

然而，聯邦巡回法院并沒有完全回避對現有技術的考慮。聯邦巡回法院指出，在被訴産品和外觀設計并非明顯不同時，可根據将外觀設計、被訴産品與現有技術三方同時進行比較的結果，來解決普通觀察者是否會認為這兩種設計實質上相同的問題。

因此，Egyptian Goddess案的判決帶來了“改良的普通觀察者”判定法，也可稱為“普通觀察者 現有技術”判定法，其中可能需要普通觀察者熟悉現有技術。“對于熟悉現有技術的假設性普通觀察者而言，當有許多類似的現有技術設計的例子時，抽象中可能不明顯的外觀設計和被訴産品之間的差異可能變得重要。”（引用自Smith 訴Whitman案）。

由此，Egyptian Goddess案帶來的“改良的普通觀察者”判定法已應用于後來的聯邦巡回法院的判決。當被訴産品與外觀設計是如此地相似，以緻熟悉現有技術的購買者會被外觀設計與被訴産品之間的相似性所欺騙，從而誘使他購買一件假想是另一件外觀專利産品時，被訴産品即侵犯了該外觀設計專利。

“普通觀察者 現有技術”判定法，在實際判定中，可簡易理解為，以普通觀察者從整體觀察角度來進行，将外觀設計---被訴産品----現有設計三者放在一起，被訴産品更靠近前者為侵權，被訴産品更靠近後者為不侵權。

盡管該判定法則很簡單，但在實際操作中，取決于假想的普通觀察者判斷，具有一定的主觀判斷成分；由于涉及現有技術，需要進行檢索工作；且根據美國專利35 USC 271，還需結合考慮專利法條的适用。

在“普通觀察者 現有技術”判定法則下，法院一般采用以下的侵權分析：對外觀專利的專利權進行解釋，利用圖紙界定保護範圍和識别裝飾性特征；分析被訴産品和外觀設計之間的相似性；結合現有技術，對外觀設計、現有技術和被訴産品進行進一步的三方比較。

綜合來說，首先分别考慮：（1）專利的裝飾性外觀設計，（2）現有技術中存在的設計，以及（3）被訴産品，然後對三方進行比較，如果被訴産品更接近于現有技術而不是專利，那麼被認定侵權的可能性就更小。換言之，與美國發明專利一樣，現有技術的“相關接近度”為确定外觀設計專利的侵權保護範圍提供了指導。

以上為對美國外觀設計專利侵權的判定法則的曆史變遷的介紹，以及對目前使用的判定法則的介紹。由于美國判例對現有法則的影響，本文僅用于參考，在實際案件中，還需代理人根據具體案情，以及密切留意判例的最新動态，為委托人争取最大的利益。

林偉峰

國際部經理

林偉峰先生加入嘉權後，一直專注并擅長于計算機軟硬件、傳感器、微電子、光電技術等領域的專利申請，主要負責涉外專利申請代理、撰寫、翻譯及審查意見答複等工作，并為客戶提供咨詢檢索服務。

2017、2018均代表嘉權參加INTA（國際商标協會）年會相關活動。

2018年赴美國Vivacqua Law事務所參加長達三個月的專利實務培訓，主要包括美國專利申請理論、美國專利申請實務、美國專利訴訟旁聽課、美國專利商标局專項課程，囊括了專利申請文件撰寫、權利要求書撰寫、專利答辯策略等内容。尤其是考慮到中國專利進入美國市場的各種“水土不服”，專門學習“中國專利進入美國的适應性修改”課程。

後負責嘉權涉外代理人有關美國專利方面的培訓工作，主要包括美國專利實務中的檢索、撰寫、翻譯、答辯、侵權分析、維權訟訴等，同時還負責傳授商務禮儀、口頭交流、書面溝通等方面知識，進一步擴展涉外代理人在國内獲得的基礎知識和基礎經驗。

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